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El pasado 1 de abril de 2017 entró en vigor la ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, en vacatio legis desde el pasado 25 de julio de 2015, y su Reglamento de Ejecución, aprobado por el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo.

La nueva ley trae consigo una importante reforma sobre la que iremos hablando en sucesivos post, si bien queremos aprovechar este momento para destacar algunos aspectos que nos parecen destacados y de urgente recordatorio:

 1.- En cuanto al procedimiento de concesión de patentes, diseñado para obtener patentes más fuertes

  • Se establece un único procedimiento de concesión que exige de forma preceptiva un examen “sustantivo” previo, lo que con toda seguridad traerá consigo que las patentes concedidas sean más fuertes.

Así, la vigente Ley obliga al solicitante de la patente a interesar de la Oficina Española de patentes y Marcas (OEPM), necesariamente, el examen sustantivo de requisitos formales, técnicos y de patentabilidad de la invención objeto de su solicitud. Obviar dicha solicitud de examen en plazo motiva desde el 1 de abril de 2017 que se entienda retirada la solicitud de la concesión de la patente

Además, la Ley permite al solicitante presentar junto con la petición de examen sustantivo, observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las alegaciones de terceros. Igualmente, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones y los documentos que integran la solicitud, en los términos que se establecen el artículo 48 de la Ley

  • Los terceros pueden oponerse a la concesión de la patente hasta seis meses después de la publicación de su concesión, de lo que puede resultar la nulidad de la misma o la modificación de la patente tal y como fue inicialmente concedida.

Dicha oposición deberá formularse mediante escrito motivado hasta transcurridos seis meses desde la publicación de la misma en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial), en aquellos casos en los que la patente: (i) no cumpla los requisitos de patentabilidad; (ii) su descripción no sea clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla; y, (iii) el objeto de la patente exceda el contenido de la solicitud según fue presentada.

2.- En cuanto al ámbito de protección y el procedimiento de concesión de un modelo de utilidad, a fin de mejorar su valor.

  • El modelo de utilidad regulado en la nueva Ley amplía su protección a la composición, frente a la regulación vigente hasta ahora, que limitaba la misma a objetos o productos.
  • El procedimiento de solicitud del modelo de utilidad no incluye el examen sustantivo ni el informe sobre el estado de la técnica de forma necesaria (artículo 142,3). Ello no obstante, la Ley sí exige el informe sobre el estado de la técnica para interponer acciones judiciales de infracción del modelo de utilidad concedido conforme la nueva regulación.
  • Como aspecto subrayable, la nueva Ley exige para la concesión del modelo de utilidad la novedad de la invención a nivel mundial, de igual forma que si se tratara de una patente, cuando hasta ahora sólo se exigía que la invención fuera nueva en España. Con ello se consigue dotar de un mayor valor a la invención protegida con un modelo de utilidad, acercándolo a la patente.

3.- En cuanto a los conflictos surgidos en torno a derechos reconocidos en la Ley

  • La nueva regulación recoge expresamente la posibilidad de los interesados de acudir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas relacionadas con los derechos reconocidos en la Ley, siempre y cuando se trate de materias de libre disposición de las partes. Al respecto, no son cuestiones de libre disposición las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez
  • En materia de invenciones desarrolladas en el marco de una relación de contrato de trabajo o de prestación de servicios, las partes pueden acordar someterse a un acto de conciliación ante la OEPM, de forma previa al ejercicio de las acciones judiciales.
  • En cuanto a la regulación de los litigios civiles que puedan ejercitarse al amparo de la nueva Ley, ésta se remite a la regulación que para el juicio que corresponda se contiene en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Además –y esto es importante de recordar-, a partir del 1 de abril la competencia objetiva para conocer los litigios en materia de patentes y modelos de utilidad, corresponde de forma exclusiva al Juez Mercantil especializado. La Ley considera Juez Mercantil especializado a los Jueces Mercantiles sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial ha acordado atribuir en exclusiva dicha competencia. Al respecto, y resumiendo lo que desarrollamos en nuestro post de 31 de marzo de 2017, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado  2 de febrero de 2017, atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, a los que corresponden a las Comunidades Autónomas de Cataluña y de Madrid (BOE de 21 de febrero de 2017)

La competencia territorial corresponde al Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado (o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes). Y de no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil especializado.

Os dejamos aquí el texto de la Ley de Patentes  24/2015, de 24 de julio,  y del Real Decreto 316/2017,  de 31 de marzo, que aprueba su el Reglamento de ejecución.

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